Un marchio non può essere protetto in astratto ma solo per i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo.
La scelta dei prodotti e dei servizi deve essere fatta in fase di domanda facendo riferimento alla "Classificazione di Nizza" in vigore alla data di deposito del marchio.
Cos'è la Classificazione di Nizza
È un sistema di classificazione, adottato a livello internazionale, che permette di suddividere migliaia di tipologie di prodotti e servizi in un totale di 45 classi.
Le classi dal numero 1 al 34 comprendono i prodotti (fabbricati o commercializzati), mentre le classi da 35 a 45 fanno riferimento alle offerte di servizi.
In particolare, la Classificazione di Nizza comprende i seguenti documenti: titoli delle classi; lista alfabetica dei prodotti e servizi con indicata la classe di appartenenza; guida, note esplicative e osservazioni generali che spiegano i criteri di classificazione.
Ogni cinque anni viene pubblicata una nuova edizione che continua ad essere aggiornata con regolarità in base alle esigenze del mercato e degli utenti.
Classificazione di Nizza attualmente in vigore [1] (12° edizione, in vigore dal 1 gennaio 2024):
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introduzione alla Classificazione di Nizza (accordo di Nizza, accordo e protocollo di Madrid) [2];
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guida alla classificazione; titoli delle classi; lista dei Titoli delle Classi con note esplicative [3];
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lista alfabetica dei prodotti e dei servizi [4] (nuovi termini in verde e variazioni in arancione);
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lista dei prodotti e dei servizi raggruppati in ordine delle classi [5] (nuovi termini in verde e variazioni in arancione);
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guida WIPO/OMPI per la classificazione di prodotti e servizi nelle domande di marchi internazionali [6].
Strumenti per la classificazione del marchio
Per una corretta classificazione dei prodotti e servizi, gli uffici brevetti e marchi consigliano l'utilizzo delle banche dati TMCLASS e/o MGS.
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TMCLASS [7] predisposta dall'EUIPO, contiene sia i prodotti e servizi in elenco nella classificazione di Nizza, sia quelli che sono stati approvati dall'UIBM, dall'EUIPO e dagli "uffici armonizzati" visualizzabili in fondo alla pagina principale.
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MGS Gestore per prodotti e servizi di Madrid [8] a cura di WIPO/OMPI, contiene sia i prodotti e servizi in elenco nella classificazione di Nizza sia quelli che sono stati approvati dall'UIBM e dalla WIPO.
Conoscendo il tipo di prodotto o servizio di interesse si può eseguire una "ricerca per termine" ed in base ai risultati ottenuti scegliere le descrizioni dei prodotti o servizi più appropriate per il proprio marchio.
Per i termini che non figurano nelle banche dati, l'ufficio si riserva di verificarne l'accettabilità.
Indicazioni per la classificazione del marchio
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classi e relativi prodotti e servizi devono essere individuati non solo in un'ottica presente, ma anche in base a possibili scelte future: dopo il deposito del marchio non è consentito aggiungere ulteriori classi, prodotti o servizi. Per aggiungere classi, prodotti e/o servizi, il marchio deve essere depositato nuovamente (è invece sempre possibile limitare classi, prodotti o servizi);
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non è possibile ottenere la protezione del marchio per un'intera classe attraverso l'indicazione del solo titolo: i prodotti e servizi devono essere indicati con chiarezza e precisione. L'UIBM e l'EUIPO seguono una prassi introdotta dalla sentenza europea IP Translator secondo la quale il titolo della classe non copre automaticamente tutti i prodotti e servizi corrispondenti, ma soltanto il suo significato letterale;
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la protezione del marchio deriva da un'attenta e dettagliata classificazione: un'elencazione incompleta o errata può avere come conseguenza il fatto che il marchio non goda di un adeguato livello di protezione rispetto a marchi depositati successivamente per classi, prodotti o servizi affini. Inoltre, una classificazione accurata può evitare il rischio di conflitti con marchi anteriori, se la scelta è limitata a classi, prodotti o servizi che non siano identici o affini a quelli del marchio depositato.